La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) admite a trámite la solicitud de una marca registrada simplemente con que el solicitante rellene un formulario en su portal web. Con ello, se observa formalmente el derecho del propio interesado a solicitar su marca por sí mismo. Pero la marca es un bien privado y, en caso de preexistir una marca anterior que comprenda un riesgo de confusión con la solicitada, la OEPM no puede denegar su registro si la anterior afectada no se defiende interponiendo oposición. En efecto, la Administración Pública no puede abogar en defensa de un derecho privado ni, por consiguiente, asumir la gestión de la oposición, que es algo exclusivo del propietario de la marca anterior afectada.
Pero el que solicita una marca directamente ante la OEPM entiende que está en el sitio seguro para su registro, que su marca así solicitada será concedida sin riesgo alguno. Y no, se concede en numerosos casos la solicitud aun existiendo un riesgo de confusión porque, como se ha dicho, la marca anterior afectada —en la mayoría de los casos por no haberse enterado— no se defiende interponiendo por sí misma oposición. A pesar de que la OEPM realiza una búsqueda informática con los medios de que dispone, avisando si encuentra identidad o estrecho parecido, lo hace solo a título meramente informativo y con medios no eficaces para detectar matices comparativos complejos propios de esas creaciones imaginativas que son las marcas registradas.
Estos matices comparativos son, en muchos casos, parciales, como las marcas confitbon, dulcimel, sweetchoc, que no se doblegan ante las normas convencionales de la informática por no estar sus componentes parciales presentes en diccionarios, aunque sí contienen los conceptos confitura, bombón, dulce, miel y chocolate. En los casos detectables, al ser muchos los sinónimos existentes, hay que descartar los vacuos carentes de riesgo de confusión, lo que requiere emplear más tiempo y medios que los deseados. Las eventuales traducciones totales o parciales a otros idiomas, sobre todo al inglés, se enfrentan al mismo problema, hay que descartar las opciones vacuas y no se dejan detectar las parciales por no encontrarse en diccionarios.
Por ello, las búsquedas informáticas convencionales, entre las que se halla la de la OEPM, son claramente insuficientes para satisfacer las exigencias del propietario de una marca registrada anterior. Además, debe ser este el que realice por sí mismo la vigilancia de marca y no quien, como la OEPM, no está legalmente autorizado para denegar la marca solicitada sin que medie oposición.
También la vigilancia convencional, que compara las diferencias conceptuales de cada marca vigilada desde lo general a lo particular, adolece de estas mismas lagunas, al topar con la falta de referencias por no hallarse en diccionarios, y en caso de hallarse, con el trabajoso descarte de los sinónimos vacuos.
Frente a ello, está la vigilancia específica, Copyright 2020-2022, cuyos derechos de autor explota Heda Patentes y Marcas S.L. Esta, al contrario, parte de lo particular, de un listado previo pronosticado a medida, con todas las referencias fonéticas, sinonímicas y de traducción posibles, pero sin referencias vacuas y lo compara con cada una de las solicitudes posteriores de marcas.
Este listado previo específico para cada marca vigilada es contrastado por las partes, el vigilante – Heda – y el vigilado, que es el propietario de la marca registrada con quien se contrata la ejecución de su vigilancia específica (c). Y no puede ser buen vigilante quien, con una búsqueda informática convencional abiertamente insuficiente como la de la OEPM, no llega a detectar todas las marcas anteriores afectadas por riesgo de confusión y, en consecuencia, la solicitada no se puede denegar porque nadie ha interpuesto oposición a pesar de ser el riesgo de confusión una prohibición relativa al registro de una marca.
En resumen, únicamente la vigilancia específica © detecta todos los riesgos de confusión posibles por haber sido pronosticados de antemano, siendo un seguro contra el riesgo de confusión que puede afianzarse sin temor por contrato y que, además, se podrá asegurar en su caso con una compañía de seguros.
La propia OEPM señala en su Manual Informativo para los Solicitantes de Marcas publicado por su Servicio de Información en diciembre de 2021 en su portal web, dirigiéndose a los propietarios de marcas, lo siguiente:
“Si Vd. tiene solicitada o registrada en la OEPM una marca o un nombre comercial debe tener en cuenta que este Organismo le comunicará, a efectos meramente informativos, la publicación de toda solicitud de registro de marca o nombre comercial posterior que pudiera afectar a sus derechos, que hubiera sido detectada como consecuencia de una búsqueda informática realizada de acuerdo con las disponibilidades técnicas y materiales de la OEPM, a los efectos de que, si se considera realmente afectado, pueda formular oposición contra el registro de la nueva solicitud”. Es decir, que la OEPM hace lo que puede con sus ineficaces disponibilidades técnicas y materiales, y que no se le pida más de lo que puede dar, por lo que comunica a efectos no vinculantes, sin responsabilizarse de su buen fin “toda solicitud de registro de marca o nombre comercial que pudiera afectar a sus derechos”, usando la expresión “toda solicitud” en lugar de aquellas solicitudes que la OEPM hubiera detectado en una búsqueda informática de acuerdo con sus medios.
Más adelante advierte “Si Vd. no formula oposición, la OEPM no podrá (por disponerlo así la vigente Ley de Marcas) denegar de oficio la nueva solicitud presentada con base en la preexistencia de su derecho anterior”. Y es que así lo dispone la vigente Ley de Marcas, porque ningún Organismo oficial puede arrogarse el protagonismo de la defensa de un bien privado como es la marca. Y por este mismo motivo, la OEPM debería abstenerse de ofrecer la solicitud de marca como lo hace, reemplazando el papel de la iniciativa privada, quien sí es competente para defenderse formulando oposición y a quien sí se le podrán pedir responsabilidades por una en su caso deficiente actuación profesional. A este respecto, la pregunta es ¿de qué sirve confiar la solicitud de una marca a la OEPM si no es posible reclamar responsabilidades por una actuación que perjudique los intereses del solicitante?
Y termina explicando la OEPM que “este aviso está concebido por la Ley con la única finalidad de ayudar a los interesados en la localización de nuevas solicitudes presuntamente incompatibles con derechos anteriores solicitados o registrados. La existencia de este aviso no constituye un presupuesto previo que condicione la formulación de oposiciones por los interesados, ni su inexistencia les exime del deber de vigilancia que por sí mismos tengan que desarrollar para la defensa de sus derechos.”
Es decir, la propia OEPM reconoce que es un deber de los propietarios de marcas registradas desarrollar la vigilancia por sí mismos, lo que equivale a reconocer que la vigilancia o “búsqueda informática” que realiza la OEPM a efectos meramente informativos y con los medios de que dispone no es segura y que, por consiguiente, no renuncien a realizarla por sí mismos. Y con respecto a “ayudar a los interesados” se piensa que no es ayuda lo que en este caso precisan, sino cumplida solución al riesgo de confusión de su marca registrada.
La vigilancia específica © de Heda parte de un plan pronosticado a medida, contrastado y contratado con el propietario de cada marca vigilada, consistente en un listado previo que comprende todos los aspectos no solo fonéticos y coyunturales (género, número gramatical, conjugación, unión o separación en parte o en todo), sino también los sinonímicos y de traducción a idiomas comerciales que puedan confluir, sin necesidad de descartar opciones vacuas en la comparación de la marca vigilada con toda solicitud de marca posteriormente publicada.
Al ser las marcas creaciones imaginativas, este listado previo requiere una atención específica y, en su caso, la bienhallada colaboración del propietario de la marca vigilada. Todo ello no excluye que Heda se asista para realizar este listado previo de algoritmos conocidos como el phonetic o el synonym matching o la translate machine en los casos en que la creación imaginativa de la marca lo permita.
Quien desee conocer de antemano en la práctica el plan para la vigilancia específica © de su propia marca registrada, puede pedir una simulación confidencial que le servirá no solamente para entender el modo en el que Heda va a vigilar su marca, sino también para proponer que se agreguen al listado previo de opciones comparativas sus propias sugerencias.
Una vez consensuado este listado previo, se puede encargar su contratación para que Heda realice el cruce informático diario idóneo para detectar todos los riesgos de confusión posibles.
Este cruce informático lo practica Heda comparando las marcas que tiene para vigilar con todas las solicitudes de registro que diariamente se publican en los boletines de marcas nacionales de la OEPM, de las regionales de la EUIPO y de la ARIPO y de marcas internacionales de la WIPO, con el fin de detectar todos los riesgos de confusión posibles.
En caso de hallar alguna similitud, lo advierte al titular de la marca vigilada, poniendo también a su disposición los aspectos gráficos, de color y grafía de caracteres, así como los productos o servicios en caso de marca no renombrada y proponiéndole que evalúe si oponerse o no a su registro en atención al grado de confusión que aprecie. Y puesto que la marca registrada es un bien de naturaleza privada, compete exclusivamente a su propietario ejercer este derecho a la oposición. El Estado no va a denegar el registro de una solicitud de marca si no media oposición, ni siquiera en el caso en que la marca solicitada sea idéntica a la anterior. Esto obliga a los propietarios de toda marca registrada a valerse de una vigilancia efectiva, para que no llegue a registrarse ninguna solicitud de marca posterior que implique un riesgo de confusión con la suya.
Heda explota este plan de vigilancia específica © de marcas amparado por derechos de autor y el precio del servicio de la vigilancia específica © de marcas registradas de Heda es de 120 euros en un único pago para la elaboración del listado previo y 24 euros anuales a partir del segundo aniversario, mientras no se dé de baja. Para suscribirse hay que solicitar la hoja de encargo que se remitirá por correo electrónico o bien se puede descargar desde la pestaña simulación de la página web de Heda. Si se contrata la vigilancia específica © de una marca, se podrá insertar sin coste alguno en la pestaña de marcas vigiladas de la web, por orden alfabético, junto con el eslogan publicitario que se desee y enlace de acceso a su propia página web.